Апелативният състав на EUIPO обяви за недействителна повторната регистрация на словната марка MONOPOLY на Hasbro Inc. поради недобросъвестност. Съставът потвърди, че стратегията на повторно заявяване на марка за идентични стоки и услуги, целяща да заобиколи изискването за реално използване на марката, представлява недобросъвестност.
Предистория
Със заявки, подадени в периода 1996–2010 г., Hasbro, Inc. регистрира словната марка MONOPOLY като марка на ЕС за различни класове стоки и услуги. По-късно Hasbro, Inc. подаде нова заявка за марка на ЕС за същата словна марка MONOPOLY за стоки и услуги, които по същество покриват тези от по-ранните ѝ марки.
През 2015 г. хърватското дружество Kreativni Dogadaji d.o.o. поиска обявяване на недействителност на повторно заявената марка MONOPOLY на Hasbro, Inc. Искателят твърдеше, че Hasbro, Inc. всъщност е заявила повторно по-ранните си марки на ЕС с нечестно намерение. Според него, тъй като по-ранните марки на Hasbro, Inc. са можели да бъдат отменени или по отношение на тях да бъдат поискани доказателства за използване, повторното заявяване е целяло да заобиколи законовото задължение за доказване на реално използване.
Правна уредба
Съгласно Регламента относно марката на ЕС марката се обявява за недействителна, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката. Регламентът предвижда още, че правата на притежателя на марката на ЕС се отменят, ако в продължение на непрекъснат период от 5 години марката не е била реално използвана в ЕС за стоките или услугите, за които е регистрирана, и няма основателни причини за неизползването. Същото задължение за използване важи и в производствата по опозиция и заличаване, в които от притежателя на оспорената марка може да бъде поискано да докаже използването ѝ, ако марката е регистрирана поне от 5 години.
Играта (не) свърши
В решението си Вторият апелативен състав първо се позова на общите принципи на правото на ЕС в областта на марките, които чрез предоставянето на права върху марки целят ненарушена конкуренция и свободно движение на стоки и услуги. Както отбеляза съставът обаче, закрилата на марките на ЕС е оправдана само когато те действително се използват. Според състава неизползваната марка може да пречи на конкуренцията, като ограничава кръга на наличните знаци и лишава конкурентите от възможността да използват тази или сходна марка за идентични или сходни стоки и услуги. Според състава ratio legis на изискването за използване е да не се предоставя законов монопол за неограничен срок на неактивен притежател на марка.
По конкретния случай съставът първо взе предвид, че от 1996 г. насам Hasbro вече три пъти е заявявала и успешно регистрирала MONOPOLY като марка на ЕС. След това съставът сравни стоките и услугите на по-ранните марки и на оспорената марка и отбеляза, че оспорената марка обхваща по-широк кръг стоки и услуги. Като цяло, посочи съставът, заявяването на по-широк кръг стоки и услуги, които може да представляват интерес в близко бъдеще, е обичайна и легитимна практика с приемлива търговска логика. Оспорената марка на ЕС на Hasbro, Inc. обаче съдържа и множество стоки и услуги, които просто повтарят по-ранните, вече съществуващи марки на ЕС. За тези повторени стоки и услуги съставът потвърди, че е недопустимо притежателят да заобикаля изискването за използване, като прикрива повторно заявената марка чрез добавяне на нови стоки и услуги. Така съставът заключи, че като е заявявал многократно една и съща марка за идентични стоки и услуги и по този начин я е защитавал в продължение на четиринадесет години, притежателят неправомерно и измамно е удължил петгодишния гратисен период, за да избегне законовото задължение да докаже реално използване на марката и съответните санкции.
Няма монопол върху MONOPOLY
Делото включваше и доста необичайно устно изслушване пред състава. По време на изслушването притежателят на марката заяви, че не е необичайно дружествата да подават нови заявки за марки, които вече са регистрирани, и да включват в тях стоки или услуги от по-ранните заявки. Той се опита да аргументира, че такова повторно заявяване се прави „по редица причини, които могат да ни улеснят административно“. Съставът не придаде тежест на тези доводи, като посочи, че административната тежест и разходите не намаляват, а напротив – увеличават се при натрупването на няколко идентични марки.
Най-важното е, че по време на изслушването свидетелят на притежателя заяви, че „възможността да се разчита на една регистрация, без да е необходимо да се доказва използване“, е предимство за притежателя на марката и че това е нещо, което „се обмисля от всички притежатели на марки и в много различни индустрии“. По този въпрос съставът посочи, че фактът, че други дружества може да използват определена стратегия за заявяване, не я прави законна и допустима, особено ако законосъобразността на такава практика не е проверена и одобрена от съдилищата. Когато такава стратегия се използва с цел да се заобиколи задължението за доказване на реално използване на марката, тя не е легитимна търговска дейност и не следва търговска логика. Вследствие на това съставът обяви марката MONOPOLY на Hasbro Inc. за недействителна за всички стоки и услуги, идентични или сходни с тези, обхванати от по-ранните ѝ марки.